Onder 3.4.4 Hoge Raad 3 november 2017

Bij een octrooi met een Swiss-type claim, dat naar zijn aard is geformuleerd als een werkwijzeoctrooi (zie 3.4.2), doet zich de moeilijkheid voor dat, als gevolg van de werking van art. 64 lid 2 EOV, respectievelijk art. 53 lid 1, aanhef en onder b, ROW 1995 (vgl. hiervoor in 3.4.2) de beschermingsomvang zich ook zou uitstrekken tot het vervaardigen of toepassen van de stof voor de eerste medische indicatie, als dat octrooi geëxpireerd is. Dat zou onverenigbaar zijn met het aan het octrooirecht ten grondslag liggende beginsel dat het eenieder vrijstaat de leer van een niet langer van kracht zijnd octrooi toe te passen, alsmede met het in art. 69 EOV tot uitdrukking gebrachte uitgangspunt dat de beschermingsomvang van een octrooi niet verder behoort te gaan dan de uitvinding rechtvaardigt. Daarom moet worden aangenomen dat een producent of handelaar slechts dan een directe inbreuk maakt op een octrooi met een Swiss-type claim als hij voorziet of moet voorzien dat het door hem vervaardigde of aangeboden generieke middel welbewust zal worden aangewend voor behandeling waarop het tweede medische indicatie-octrooi ziet. Daarvoor is vereist dat de gemiddelde vakman op grond van de SmPC en/of de bijsluiter, dan wel van andere omstandigheden, zal menen dat het middel (mede) voor die behandeling bestemd of geschikt is. De producent of handelaar zal dan alle in redelijkheid van hem te vergen effectieve maatregelen moeten nemen om te voorkomen dat zijn product zal worden uitgeleverd voor de geoctrooieerde tweede medische indicatie. De enkele aanwezigheid – zoals in het onderhavige geval – van een carve-out in de SmPC en bijsluiter van het generieke geneesmiddel, is in het algemeen niet toereikend om directe inbreuk uit te sluiten. (Vgl. HR 14 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:692, NJ 2017/296, rov. 3.5.2).

$ curl -s https://bron.page/api/v1/blobs/b1f233424ce36733f85aa68228d87102932088562cf9df2c909ef46373753fa7 | shasum -a 256